Por muito tempo, o tratamento da distintividade adquirida pelo uso no sistema marcário brasileiro foi marcado por incertezas e ausência de critérios normativos. Embora o conceito estivesse presente na doutrina e fosse admitido pela jurisprudência[1] sob denominação de “secondary meaning” faltava regulamentação específica que disciplinasse seus requisitos formais e materiais. Isso comprometia tanto a previsibilidade do exame técnico pelo INPI quanto a segurança jurídica dos titulares de sinais desprovidos de distintividade inerente, mas largamente reconhecidos pelo mercado.
A possibilidade de proteger como marca sinais descritivos, genéricos ou comuns que tenham adquirido reconhecimento no mercado, existia no direito brasileiro, mas de forma implícita e sujeito a critérios subjetivos do INPI ou do Poder Judiciário, diante da ausência de uma regulamentação clara por parte do INPI.
Apesar de a Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) não vedar expressamente essa figura, faltavam critérios objetivos, prazos e procedimentos que permitissem ao requerente demonstrar a chamada distintividade adquirida pelo uso.
Essa lacuna era particularmente sensível à luz do art. 124, VI da LPI, que exclui da registrabilidade o “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.”
Veja-se que, a legislação ao admitir o registro de sinais comuns ou descritivos quando “revestidos de suficiente forma distintiva”, não exclui a incidência do instituto do secondary meaning. Ao contrário, essa ressalva legal abre espaço para o reconhecimento da distintividade adquirida, desde que demonstrada a transformação do sinal, ao longo do tempo, em verdadeiro indicador de origem. A vedação prevista refere-se ao estado inicial linguístico do signo, mas não impede que a evolução semântica e mercadológica do termo, impulsionada pelo uso continuado, lhe confira função marcária.
O problema, até então, residia na falta de critérios objetivos capazes de definir o que se entenderia por “forma distintiva suficiente”. Essa omissão normativa dificultava a aplicação prática da exceção legal e tornava o reconhecimento da distintividade adquirida dependente de interpretações casuísticas, o que gerava incertezas tanto para os requerentes quanto para os próprios examinadores do INPI.
No campo doutrinário, essa hipótese sempre foi reconhecida como definição do instituto do secondary meaning pelo jurista Lélio Denicoli Schmidt[2]:
“Um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira pelo uso empresarial a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca. Essa distintividade superveniente lhe confere um segundo significado (de função marcária), que passa a conviver com o significado primário, de natureza denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e integrante do vocabulário ou do estado da técnica.”
Assim, o secondary meaning não é uma exceção à lógica da proteção marcária, mas uma evolução natural da função distintiva por meio do uso consolidado. A expressão inicialmente comum ou descritiva passa a ser percebida pelo consumidor como indicativa de uma origem específica — e, portanto, adquire proteção jurídica.
Por mais de duas décadas, essa realidade prática e teórica convivia com o vácuo regulatório. A análise da distintividade adquirida, quando ocorria, se dava de maneira pontual, assistemática, e muitas vezes dependia mais da disposição subjetiva do examinador ou do julgador do que de um procedimento normatizado. Isso comprometia a previsibilidade dos resultados e desestimulava o uso da figura por empresas cujas marcas, embora fortes no mercado, careciam de distintividade originária.
A publicação da Portaria INPI nº15 de 03 de junho de 2025 vem, portanto, atender a uma necessidade antiga do sistema marcário nacional: regulamentar com clareza a possibilidade de reconhecimento da distintividade adquirida, estabelecendo hipóteses, prazos, critérios e efeitos processuais concretos. A portaria oferece, enfim, um marco normativo sólido para que sinais antes considerados “fracos” possam ser protegidos, desde que demonstrada sua consolidação junto ao público consumidor.
CRITÉRIOS CLAROS: O QUE DEVE SER COMPROVADO:
A portaria detalha, pela primeira vez, o que o requerente precisa demonstrar para obter o reconhecimento da distintividade adquirida de sua marca.
O primeiro critério é temporal e objetivo: o uso da marca deve ser comprovadamente contínuo e substancial nos três anos anteriores à data do requerimento de exame de distintividade adquirida.
A expressão “uso substancialmente contínuo” não se refere a eventuais atos isolados ou meramente formais, mas sim ao uso real e significativo da marca no mercado. Isso exige do requerente a apresentação de documentos que evidenciem volume, constância e visibilidade desse uso ao longo do tempo.
O segundo critério é mais qualitativo: o requerente deverá comprovar que uma parcela relevante do público consumidor nacional reconhece o sinal como uma marca associada exclusivamente à sua origem.
Esse reconhecimento deve ser robusto o suficiente para demonstrar que o sinal — ainda que originalmente genérico ou descritivo — passou a funcionar, na prática, como indicador de origem. Ou seja, que o consumidor comum associa o termo à empresa requerente, e não a um gênero, característica ou qualidade do produto ou serviço.
Esses dois critérios, em conjunto, representam a base sobre a qual o INPI decidirá se a marca pode ser protegida mesmo na ausência de distintividade originária.
QUANDO O EXAME DE DISTINTIVIDADE ADQUIRIDA PODE SER SOLICITADO
O exame de distintividade adquirida não pode ser requerido a qualquer momento, nem de forma aleatória. A Portaria INPI nº15 de 03 de junho de 2025 estabelece momentos específicos em que o requerimento poderá ser feito, sempre no contexto de um processo administrativo já em curso.
As hipóteses são as seguintes:
a) Em resposta a exigência de ausência de distintividade
b) Na interposição de recurso contra o indeferimento
c) Durante processo administrativo de nulidade (PAN)-.
d) Após decisão do INPI reconhecendo ausência de distintividade
e) Em manifestação no PAN fundamentado em ausência de distintividade
Além disso, a Portaria INPI nº15 de 03 de junho de 2025 é clara ao afirmar que o exame pode ser solicitado apenas uma única vez por processo. Uma vez requerido o exame da distintividade adquirida, o requerente terá 60 dias para apresentar a documentação comprobatória.
A portaria ainda criou uma exceção altamente estratégica. Ela prevê que titulares de marcas em trâmite ou já registradas, mas que estejam sob nulidade com base em ausência de distintividade, terão 12 meses para requerer o exame da distintividade adquirida fora das hipóteses normais, contados a partir da entrada em vigor da portaria em 28 de novembro de 2025.
Essa disposição permite que empresas que já enfrentam obstáculos no INPI ou no contencioso possam tentar, com base no novo regramento, reverter indeferimentos passados ou sustentar seus registros com documentação de uso e reconhecimento de mercado.
Portanto, é imprescindível agir com celeridade, identificar os casos elegíveis e protocolar o requerimento com a documentação adequada antes que o processo avance.
CONCLUSÃO
Ao estabelecer regras claras, etapas definidas e critérios técnicos objetivos, o Instituto traz maior previsibilidade aos agentes econômicos e maior coerência ao seu próprio sistema de análise.
Por outro lado, isso também impõe um novo padrão de exigência para as empresas: é fundamental que o uso da marca esteja documentado, rastreável e bem comunicado ao público-alvo. Branding e Propriedade Intelectual passam a caminhar ainda mais juntos.
Para quem atua com marcas, comunicação ou estratégia empresarial, a hora de agir é agora. O prazo extraordinário de doze meses é uma oportunidade real de blindar sinais valiosos contra nulidades e indeferimentos. A assessoria jurídica especializada torna-se, nesse cenário, fator decisivo para transformar presença de mercado em direito registrado.
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BIBLIOGRAFIA
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Lei de Propriedade Industrial. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 maio 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm . Acesso em 10 de junho de 2025
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) - PORTARIA/INPI/PR Nº 15, DE 03 DE JUNHO DE 2025.
SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013.
BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 0085909-79.2016.4.02.5101/RJ. Relator: Desembargador Federal André Fontes. Apelantes: Indústria de Calçados Via Beach Ltda. e PVC Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. Apelados: Alpargatas S.A. e Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Data Julgamento 26.11.2024
[1] TRF2 - Apelação Cível nº 0085909-79.2016.4.02.5101/RJ. - 2ª Turma Especializada - Relator Desembargador Federal André Fontes - Data Julgamento 26.11.2024
[2] SCHMIDT, Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 127
